拡大先願(特許法第29条の2)とは何ですか?

特許出願を行って審査を受けたところ
他社が行っていた先行する特許出願の
特許出願公開公報に記載されている発明と同一発明だから
特許を認めることができないという拒絶理由を受けました。

拒絶理由に引用された他社の特許出願公開公報が特許庁から発行された日は
当社が特許出願を行った日より後です。

また、他社の特許出願公開公報の特許請求の範囲に記載されている発明と、
当社特許出願で特許請求している発明は明らかに相違しています。

当社が特許出願を行った時点では
まだ特許出願公開公報が発行されておらず秘密状態にあって、
特許請求している発明が別異である他社の特許出願が
拒絶理由に引用されるのはなぜなのでしょうか?

弁理士
林 崇朗

同一の発明を特許請求している複数の特許出願が特許庁に提出された場合、
一日でも先に特許出願を行っていた者でなければ特許取得は認められません。

これを先願主義(特許法第39条)といいます。

ご質問の場合、
特許請求している発明は異なっていて、
しかも後からの特許出願が行われた時点では秘密状態にあった(=特許出願公開されていなかった)先行の特許出願が、
後からの特許出願に対して「特許を認めることができない」とする拒絶理由に引用されたもので
「拡大先願」と呼ばれるケースです。

これについて説明します。

1.先願主義(特許法第39条)とは

同じ発明を特許請求している複数の特許出願が特許庁に提出された場合、
一日でも先に特許出願を行っていた者でなければ特許取得は認められない
という先願主義(特許法第39条)が世界のどの国の特許庁でも採用されています。

同一発明について複数の特許出願が競合したときに、
当該複数の特許出願で特許請求されている同一の発明を
最も先に完成させたのは誰であるかという基準(先発明主義)で
特許の付与を判断しようとすると、
発明が完成した時点の立証は簡単でなく、
また、特許庁の審査も困難になることなどを考慮して
世界の各国特許庁で先願主義が採用されています。

2.拡大先願という問題が発生する一例

次のような場合などに
「拡大先願」の規定(特許法第29条の2)によって
後からの特許出願に対して
「特許付与を認めることができない」
という拒絶理由が通知されます。

① 2017年10月11日

特許出願人甲が特許出願Xを行った(発明者乙)

<特許請求している発明>
  「木製の軸の後端に消しゴムが付いている鉛筆」

<特許出願の際の明細書及び図面に記載されている発明>
  ・断面が丸の木製の軸の後端に消しゴムが付いている鉛筆
  ・断面が六角形の木製の軸の後端に消しゴムが付いている鉛筆

<発明の効果>
鉛筆の軸の後端に消しゴムが付いているので
間違ったときに消しゴムですぐに消すことができる。



② 2018年2月13日

特許出願人丙が特許出願Yを行った(発明者丁)

<特許請求している発明>
  「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」

<特許出願の際の明細書及び図面に記載されている発明>

  ・断面が六角形の木製の軸の鉛筆

<発明の効果>
従来の断面が丸の軸の鉛筆だと転がりやすいが、
断面が六角形になったことで転がりにくくなった。



③ 2019年4月18日

特許出願Xが特許出願公開された(特許出願公開公報Z)

上述の事例の場合、特許出願Xで特許請求されている発明と、特許出願Yで特許請求されている発明とは異なります。
そのため、後願の特許出願Yが先願主義の規定(特許法第39条)で拒絶されることはありません。

また、後願の特許出願Yが行われた時点では、先願の特許出願公開公報Zは発行されていません。
そのため、新規性欠如の規定(特許法第29条第1項第3号)で後願の特許出願Yが拒絶されることもありません。

しかし、上述の事例で後願の特許出願Yの出願人である丙が審査請求して審査を受けると、
拡大先願の規定(特許法第29条の2)で特許を認めることができない、
という拒絶理由を受けることになります。

後願の特許出願Yで特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」は、
先願の特許出願Xの明細書、図面に記載されている発明と同一だからです。

3.拡大先願で拒絶されてしまう理由

特許制度の趣旨は「新規発明公開の代償としての特許権付与」です。

新規な発明を一日でも早く社会に公表してもらうことで、
技術の累積的な進歩、産業の発達を図ることができます。

そこで、発明者に、一日でも先を争って特許出願してもらい、
同一発明については、一日でも先に特許出願を行っていた者を保護することにしています(先願主義)。

上述の事例の場合、
後願(2018年2月13日提出)の特許出願Yで特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」は、
先願(2017年10月11日提出)の特許出願Xの明細書及び図面に記載されています。

特許出願Xの明細書及び図面に記載されている発明は
「断面が六角形の木製の軸の後端に消しゴムが付いている鉛筆」ですが、
発明は「技術的思想の創作」であって概念的なものですから、
「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念も、
特許出願Xの明細書及び図面に記載されていると認めることができます。

先願の特許出願Xの明細書及び図面は、
後願の特許出願Yが特許庁に提出された2018年2月13日の時点では
社会に公表されていません。すなわち、特許出願公開されていません。

しかし、2019年4月18日に特許出願公開公報Zが発行されて、
先願の特許出願Xの明細書、図面が公表されると
「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念も社会に公表されることになります。

したがって「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念を、
特許出願によって、最も先に、社会に公表しようとしていた者は、
先願の特許出願Xを行った特許出願人甲ということになります。

このような場合に、「新規発明公開の代償としての特許権付与」という特許制度の趣旨から、
後願の特許出願で特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」には
特許を与えることができない、
という拡大先願の規定(特許法第29条の2)が設けられたものです。

4.拡大先願の効果

拡大先願の規定によって、特許出願を行うことで、特許請求している発明だけでなく、
特許請求する発明を説明する目的などで明細書、図面の中だけに記載していた発明概念についても、
当該特許出願の日より後に特許庁へ提出される特許出願に特許成立することを防止できます。

すなわち、先願主義の規定によって、
自社が行った特許出願で特許請求している発明と同一の発明についての
他社による後願特許出願での特許成立を防ぐだけでなく、
自社が行った特許出願で特許請求している発明の周囲の、バッファーゾーンというべき領域で、
他社による後願特許出願による特許成立を防ぐことが可能になる、
というのも特許出願の効果であるということになります。

5.発明者・出願人同一の場合は非適用

同一の発明者が、一回目の特許出願(先願)で特許請求する発明を説明する目的で
先願の明細書、図面の中にだけ記載していた発明を、
二回目の特許出願(後願)で特許請求することがあり得ます。

また、一回目の特許出願(先願)の特許出願人が、
先願の明細書、図面の中にだけ記載していて特許請求していなかった発明を、
二回目の特許出願(後願)を行って特許請求しようとすることがあり得ます。

そこで、上述の事例で、先願Xの発明者と後願Yの発明者とが同一である場合には
後願Yが拡大先願の規定で拒絶されることはありません。

また、後願Yが行われた際に、後願Yの特許出願人と、
先願Xの特許出願人とが同一である場合にも
後願Yが拡大先願の規定で拒絶されることはありません。

なお、たとえ、先願の発明者と後願の発明者とが同一、
後願の出願時点で後願の特許出願人と先願の特許出願人とが同一であっても、
後願の特許出願の時点で既に先願が特許出願公開されていれば、
原則通り、先願の特許出願公開公報が後願発明の新規性・進歩性否定の拒絶理由に引用されます。

6.まとめ

特許出願で審査を受けた際に最終的に「特許付与は認められない」となるときの拒絶理由の多くは
進歩性欠如(特許出願前に知られていた発明に基づいて簡単・容易に発明できた)です。

拒絶理由通知を受けて意見書・補正書提出という回答手続を行ったにもかかわらず
新規性欠如(特許出願前に知られていた発明と同一である)という拒絶理由で最終的に特許成立が認められなかった、
となることはあまり多くありません。

これと同様に、後願特許出願を行った時点でまだ出願公開されていなかった
先願特許出願の明細書・図面だけに記載されていた発明と同一発明を特許請求しているので
特許を認めることができないとする「拡大先願」の規定で最終的に特許成立が認められなかった、
となることもあまり多くはありません。

しかし、特許成立の障壁に利用されるこのような拒絶理由がありますので、
発明が完成したときには一日も早い特許出願を行うことが肝要です。

専門家である弁理士にご相談ください。

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投稿者プロフィール

HAYASHI Takaaki
HAYASHI Takaaki弁理士
特許や商標などの知的財産の専門家。特に半導体・自動車・遊技機の技術分野において実務経験が豊富。諸外国の知財実務にも精通しており、特にインドネシアに関しては知財以外のビジネス情報にも詳しい。