拡大先願（特許法第２９条の２）とは何か？特許審査における反論戦略のヒント

先願主義（特許法第３９条）とは

　同じ発明を特許請求している複数の特許出願が特許庁に提出された場合、一日でも先に特許出願を行っていた者でなければ特許取得は認められないという先願主義（特許法第３９条）が世界のどの国の特許庁でも採用されています。同一発明について複数の特許出願が競合したときに、当該複数の特許出願で特許請求されている同一の発明を最も先に完成させたのは誰であるかという基準（先発明主義）で特許の付与を判断しようとすると、発明が完成した時点の立証は簡単でなく、また、特許庁の審査も困難になることなどを考慮して世界の各国特許庁で先願主義が採用されています。

拡大先願という問題が発生する一例

　次のような場合などに「拡大先願」の規定（特許法第２９条の２）によって後からの特許出願に対して「特許付与を認めることができない」という拒絶理由が通知されます。

　上述の事例の場合、特許出願Ｘで特許請求されている発明と、特許出願Ｙで特許請求されている発明とは異なります。そのため、後願の特許出願Ｙが先願主義の規定（特許法第３９条）で拒絶されることはありません。

　また、後願の特許出願Ｙが行われた時点では、先願の特許出願公開公報Ｚは発行されていません。そのため、新規性欠如の規定（特許法第２９条第１項第３号）で後願の特許出願Ｙが拒絶されることもありません。

　しかし、上述の事例で後願の特許出願Ｙの出願人である丙が審査請求して審査を受けると、拡大先願の規定（特許法第２９条の２）で特許を認めることができない、という拒絶理由を受けることになります。

　後願の特許出願Ｙで特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」は、先願の特許出願Ｘの明細書、図面に記載されている発明と同一だからです。

拡大先願で拒絶されてしまう理由

　特許制度の趣旨は「新規発明公開の代償としての特許権付与」です。新規な発明を一日でも早く社会に公表してもらうことで、技術の累積的な進歩、産業の発達を図ることができます。

　そこで、発明者に、一日でも先を争って特許出願してもらい、同一発明については、一日でも先に特許出願を行っていた者を保護することにしています（先願主義）。

　上述の事例の場合、後願（２０１８年２月１３日提出）の特許出願Ｙで特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」は、先願（２０１７年１０月１１日提出）の特許出願Ｘの明細書及び図面に記載されています。

　特許出願Ｘの明細書及び図面に記載されている発明は「断面が六角形の木製の軸の後端に消しゴムが付いている鉛筆」ですが、発明は「技術的思想の創作」であって概念的なものですから、「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念も、特許出願Ｘの明細書及び図面に記載されていると認めることができます。

　先願の特許出願Ｘの明細書及び図面は、後願の特許出願Ｙが特許庁に提出された２０１８年２月１３日の時点では社会に公表されていません。すなわち、特許出願公開されていません。

　しかし、２０１９年４月１８日に特許出願公開公報Ｚが発行されて、先願の特許出願Ｘの明細書、図面が公表されると「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念も社会に公表されることになります。

　したがって「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念を、特許出願によって、最も先に、社会に公表しようとしていた者は、先願の特許出願Ｘを行った特許出願人甲ということになります。

　このような場合に、「新規発明公開の代償としての特許権付与」という特許制度の趣旨から、後願の特許出願で特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」には特許を与えることができない、という拡大先願の規定（特許法第２９条の２）が設けられたものです。

拡大先願の効果

　拡大先願の規定によって、特許出願を行うことで、特許請求している発明だけでなく、特許請求する発明を説明する目的などで明細書、図面の中だけに記載していた発明概念についても、当該特許出願の日より後に特許庁へ提出される特許出願に特許成立することを防止できます。すなわち、先願主義の規定によって、自社が行った特許出願で特許請求している発明と同一の発明についての他社による後願特許出願での特許成立を防ぐだけでなく、自社が行った特許出願で特許請求している発明の周囲の、バッファーゾーンというべき領域で、他社による後願特許出願による特許成立を防ぐことが可能になる、というのも特許出願の効果であるということになります。

発明者・出願人同一の場合は非適用

　同一の発明者が、一回目の特許出願（先願）で特許請求する発明を説明する目的で、先願の明細書、図面の中にだけ記載していた発明を二回目の特許出願（後願）で特許請求することがあり得ます。

　また、一回目の特許出願（先願）の特許出願人が、先願の明細書、図面の中にだけ記載していて特許請求していなかった発明を二回目の特許出願（後願）を行って特許請求しようとすることがあり得ます。

　そこで、上述の事例で、先願Ｘの発明者と後願Ｙの発明者とが同一である場合には、後願Ｙが拡大先願の規定で拒絶されることはありません。

　また、後願Ｙが行われた際に、後願Ｙの特許出願人と、先願Ｘの特許出願人とが同一である場合にも、後願Ｙが拡大先願の規定で拒絶されることはありません。

　なお、たとえ、先願の発明者と後願の発明者とが同一、後願の出願時点で後願の特許出願人と先願の特許出願人とが同一であっても、後願の特許出願の時点で既に先願が特許出願公開されていれば、原則通り、先願の特許出願公開公報が後願発明の新規性・進歩性否定の拒絶理由に引用されます。

まとめ

　特許出願で審査を受けた際に最終的に「特許付与は認められない」となるときの拒絶理由の多くは、進歩性欠如（特許出願前に知られていた発明に基づいて簡単・容易に発明できた）です。

　拒絶理由通知を受けて意見書・補正書提出という回答手続を行ったにもかかわらず、新規性欠如（特許出願前に知られていた発明と同一である）という拒絶理由で最終的に特許成立が認められなかった、となることはあまり多くありません。

　これと同様に、後願特許出願を行った時点でまだ出願公開されていなかった先願特許出願の明細書・図面だけに記載されていた発明と同一発明を特許請求しているので、特許を認めることができないとする「拡大先願」の規定で最終的に特許成立が認められなかった、となることもあまり多くはありません。

　しかし、特許成立の障壁に利用されるこのような拒絶理由がありますので、発明が完成したときには一日も早い特許出願を行うことが肝要です。

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