弁理士が教える特許実務Q&A 「過去の自社の特許出願が拒絶理由に引用される?」

【質問】
特許出願を行って特許庁の審査を受けたところ、
その昔に自分が発明し、自分の会社で特許出願していたものが
拒絶理由の先行技術に引用されました。

自分が過去に行った発明、過去の自社の特許出願の存在を根拠にして
「特許を与えることができない」とされるのは納得できません。

弁理士
林 崇朗

【回答】
自社がその昔に行っていた特許出願の特許出願公開公報が拒絶理由に引用されることはあり得ます。

なぜそのようになるのか説明します。

特許出願・特許出願公開の効果

特許出願を行いますと、その日より後に同一の発明について特許出願が行われた場合、
後からの出願には特許が与えられないという先願の地位(特許法第39条)を確保できます。

そこで、自社で実施する技術内容について特許出願を行っておけば、
その後に他社が同一発明について特許出願を行ったとしても、
その後からの他社の特許出願に基づいて他社が「御社が実施されている技術は当社の特許権を侵害するものです」と指摘してくる危険を
少なくすることができます。

更に、特許出願日から1年6カ月が経過して
特許庁が出願内容を特許出願公開公報(以下「公開公報」といいます)によって社会に公表してからは、
公開公報に記載されている事項に基づいて簡単・容易に発明できるものをだれかが特許出願しても
それは「進歩性欠如」として拒絶されるようになります。

そこで、自社が実施している技術の周辺技術について、
公開公報発行後に他社が特許出願を行って特許権取得する可能性を少なくさせることができます。

新規性・進歩性が欠如していて特許付与されない発明

どのような発明が新規性を喪失していて特許付与が認められないものであるか
特許法第29条第1項第1号~第3号で次のように規定されています。

【特許法第29条 第1項】

1号 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

2号 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

3号 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能とな

った発明

また、特許法第29条第1項第1号~第3号の規定に該当せず、
新規性を備えていると認められる発明であっても、
次のような場合には進歩性欠如で特許を認めることができないと
特許法第29条第2項に規定されています。

【特許法第29条 第2項】

特許出願前に
その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が
前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、
その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

特許法第29条第1項第3号の「頒布された刊行物」

特許法第29条第1項第3号の「頒布された刊行物」には、
特許庁が特許出願を受け付けてその後1年6カ月にわたって秘密状態を守り、
出願日から1年6カ月経過した後にすべての特許出願の内容を社会に公表するべく発行する公開公報が含まれます。

そして、特許法第29条第1項第3号には、
「ただし、当該刊行物記載の発明者が審査を受けている特許出願の発明者と同一である場合を除く」
というような文言は存在していません。

そこで、公開公報発行後の特許出願の発明者、出願人が、
公開公報に係る特許出願の発明者、出願人と同一であっても、
公開公報発行後の特許出願に対して、
発行済の公開公報が、特許性(新規性、進歩性)を否定する先行技術文献になり得ます。

特許出願された発明は社会の共有財産

特許庁で審査を受けて新規性、進歩性などの特許要件を具備していると認められた発明には特許が成立し、
特許権を維持するための毎年の特許料を特許庁に納付することで、
原則として出願日から20年を越えない期間、特許出願人=特許権者に独占排他権たる特許権が付与されます。

しかし、発明の保護と利用のバランスを図って産業の発達を目指すとする特許制度の下では、
前記のように特許権を付与して保護を図る一方で、
特許出願された発明、すなわち、出願日から1年6カ月経過して特許庁から公開公報が発行された発明は、
社会共有の財産として取り扱うことにしています。

公開公報に記載されている内容は、文献的利用に供され、
世の中の人々、企業は、だれでもが公開公報に記載されている内容を参考にして
研究・技術開発を行うことが許されています。

また、ジェネリック医薬と呼ばれるように、
特許権存続期間の満了、特許維持年金の納付中止などによって特許権が消滅した後は、
だれでもが消滅した特許権に係る発明を実施することが許されています。

公開公報に記載されている内容はこのように社会の共有財産として利用されるものですから、
自社がその昔に行っていた特許出願であって、
発明者、特許出願人が、審査を受けている特許出願の発明者、特許出願人と同一という公開公報であっても、
例外扱いされず、審査を受けている発明の新規性・進歩性を否定する先行技術文献として利用されることになります。

自社の特許出願・技術開発の歴史の把握・管理

自社がその昔に行っていた特許出願の公開公報が新規性・進歩性欠如の拒絶理由に引用されてしまった、という事態は、
特許出願の経験が多くなく、自社の特許出願内容の管理が十分ではなかったというような企業だけでなく、
特許部・知財部を備えて適切な管理を行うようにしている企業でも起こることがあります。

例えば、自社が過去に行った特許出願の内容について複数の発明者の間で情報の共有が不足しているときなどに起こることがあります。

そこで、自社の特許出願・技術開発の歴史・沿革を把握・管理し、継承しておくことが大切になります。

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投稿者プロフィール

HAYASHI Takaaki
HAYASHI Takaaki弁理士
特許や商標などの知的財産の専門家。特に半導体・自動車・遊技機の技術分野において実務経験が豊富。諸外国の知財実務にも精通しており、特にインドネシアに関しては知財以外のビジネス情報にも詳しい。