簡単な工夫では特許取得は難しいのか？成功のための戦略とアプローチ

特許性に関して後知恵での判断は禁物

　特許庁の審査官が審査を行う際に注意を払うことの一つに、「後知恵に陥らないようにする」があります。

　特許出願にあたって、発明者・特許出願人は、発明の目的（発明が解決しようとする課題）、課題を解決するために発明者や特許出願人が採用した工夫、その工夫によって課題が解決されるメカニズムなどを、特許庁に提出する明細書、図面などに十分に説明します。

　審査官は、提出されているこの明細書、図面の内容を熟読した上で、特許請求されている発明に特許を与えることができるかどうかを検討・判断します。いわば、手品の種明かしを教えてもらった後に手品を見ているようなものです。特許出願の明細書、図面を読むことで把握した知識、いわば、後知恵に基づいて、特許請求されている発明の特許性を検討・判断すると、「特許請求されている発明は簡単に考えつくことができたもので、進歩性欠如ではないか」と、なってしまうことがあるので、これを戒めるものです。

特許成立に要求される主要な条件

　特許庁の審査で特許が認められるために要求される主要な条件は３つあります。

• 特許請求している発明が産業上利用できるものであること（産業上の利用可能性）
• 特許出願の時点で世界のどこにも存在せず・知られておらず・使用されていなかったこと（新規性）
• 特許出願前に知られていた発明・技術・知識に基づいて特許出願の時点で簡単・容易に発明できたものでないこと（進歩性）

（１）産業上の利用可能性

　会社の事業で使用している装置、会社の事業で製造しているもの、などについての改善、改良であれば、一般的に、一点目の産業上の利用可能性を満たします。

（２）新規性

　２点目の新規性ですが、特許請求している発明と対比される「先行技術」として、日本国内又は外国において、特許出願前に、公然知られた発明、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明又はインターネット等を通じて公衆に利用可能となった発明があげられています（特許法第２９条第１項各号）。

　世界中のどこででも知られていなかったし、使用されてもいなかった、なんてことが要求されるのでは、「新規性のある発明」と認められるのは難しいのでは？と、お考えになるかもしれません。

　しかし、特許審査基準では、審査官は、特許請求されている発明が新規性を有しているか否かを、特許請求されている発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術（引用発明）とを対比した結果、特許請求されている発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断し、「相違点がある場合」は、審査官は、特許請求されているが「新規性を有していると判断する」としています。

　今回のご質問の「従来から使用している製造装置に少し改良を加えた」という「工夫」は、何らかの効果（今回の場合は、使い勝手の向上、生産性向上）を発揮させる、技術的な考え方ですから、抽象的な概念です。

この抽象的な概念とまったく同一の先行技術（引用発明）が存在しているということはあまりありません。

　発明は、抽象的に表現されるものです。新規性及び進歩性の判断のために引用される先行技術（引用発明）も抽象的な概念で表現されています。このため、新規性及び進歩性の判断のために引用される先行技術（引用発明）と、特許請求されている発明とを対比すると、どんなに小さくても、どこか一つくらい、相違しているところ、相違点が存在するものです。

　このように、ほんの小さな相違点でも、従来知られていた、従来使用されていた知識、技術と相違しているところがあるならば、２点目の新規性も存在する、ということになります。事実、特許庁の審査において、審査官が通知した「新規性欠如」を指摘する拒絶理由に対して特許出願人が特許請求している発明の表現を補正する対応を行ったにもかかわらず、「『新規性欠如』という拒絶理由は解消していない」として審査官の最終判断たる拒絶査定が下されるケースはあまり多くありません。

（３）進歩性

　特許庁の審査で、審査官が通知した拒絶理由に対して意見書・補正書を提出し、審査官に再考を求めたにもかかわらず「拒絶理由は解消していない」として拒絶査定が下される場合のほとんどは「進歩性欠如」という拒絶理由です。この進歩性に関しても、今回採用した工夫によって、使い勝手の向上、生産性向上というような特有の効果が発揮されているのであれば、進歩性の存在が認められて特許成立することがあり得ます。

　特許庁の審査官が特許請求されている発明についての進歩性の有無を検討・判断するときには、まず、調査で発見した先行技術の中から、進歩性の有無を検討・判断することに最も適した一の引用発明（先行技術）を選んで主引用発明とします。

　そして、この主引用発明と、特許請求されている発明との一致点・相違点を認定し、この相違点に関し、他の引用発明(副引用発明)を適用したり、技術常識を考慮したりして、「特許請求している発明は、先行技術（引用発明）に基づいて簡単・容易に発明できた」と論理づけることができるかどうかを検討します。

　主引用発明と、特許請求されている発明との間の相違点が、「主引用発明からの設計変更」程度のものでしかない、あるいは「先行技術の単なる寄せ集め」に過ぎない、などと認定できるような場合には、「特許請求している発明は、先行技術（引用発明）に基づいて簡単・容易に発明できたので進歩性欠如」と論理づけられることになります。

　一方、主引用発明と、特許請求されている発明との間の相違点が前記のようなものではなく、その相違点を埋めるのに適した他の先行技術（副引用発明）を調査で発見できなかったような場合には、「特許請求している発明は、先行技術（引用発明）に基づいて簡単・容易に発明できた」という論理づけを行うことができなくなり、進歩性の存在が認められることになります。

このため、今回採用した工夫が極めて簡単なものであって、後から考えると、だれでも発想できたものではないか、と思われるような場合であっても、上述した論理付けを行うことができないならば進歩性が認められて特許成立することがあります。

「簡単な工夫に過ぎないので誰が特許出願しても特許成立しないだろう」と考えていたところ、
同業他社が特許出願し、特許取得したことで、会社の事業に支障が生じることもあり得ます。

　そこで、会社の事業を行っている過程で誕生した簡単な工夫や改良であっても、特許取得の可能性があるのかどうか専門家である弁理士に相談されることをお勧めします。